ביהמ"ש העליון נדרש לאחרונה להכריע בסכסוך בין שני בעלי מרכולים בתל אביב בנוגע לשימוש בשם "סופר באבא" המוכר לתל אביבים רבים. בפסק הדין המפורט נדרש ביהמ"ש למספר סוגיות מרכזיות בדיני עוולות מסחריות וסימני מסחר ועמד על ההבדל בין יסודות עוולת גניבת עין שבחוק עוולות מסחריות להפרת סימן מסחר.
לג'מיל, הבעלים של נכס בצפון תל אביב היה כינוי חיבה "באבא". הוא השכיר את הנכס לאחרים על מנת שינהלו במקום סופרמרקט אך התנה את ההפעלה בכך שהמקום יקרא על שמו והוא נקרא "סופר באבא". לאחר שפונו השוכרים מן הנכס בשל סכסוך חוזי, אחד השותפים בניהול המרכול פתח עסק חדש בצמוד למרכול [ובארבעה מיקומים נוספים] הנושא את השם "סופר באבא הגדול המקורי". בעלי הנכס המשיכו להפעיל שם את המרכול והגישו את תביעתם לביהמ"ש בעילה של עוולת גניבת עין ובהמשך, משנרשם סימן המסחר "סופר באבא" על שמם, נתווספה לתביעה אף עילת הפרת סימן מסחר.
עוולת גניבת עין – חוק עוולות מסחריות
סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 מגדיר את עוולת גניבת העין ואוסר על עוסק להטעות צרכן לחשוב שנכס או שירות שהוא מוכר הוא של עוסק מוכר אחר או קשור אליו. במקרה דנן טענו בעלי המקום כי הנתבע, בשימושו בשם "סופר באבא", מטעה צרכנים לחשוב כי הוא קשור לעוסק המקורי. על מנת להוכיח את קיומה של עוולת גניבת העין נדרש התובע להוכיח כי רכש מוניטין בשם המדובר וכי פעולת הנתבע אכן מטעה את הצרכנים. בשאלת הטעייה קבע ביהמ"ש באופן נחרץ כי פתיחת עסק בעל שם זהה בצמוד לעסק המקורי היא ללא ספק הטעיית הצרכן. אולם בשאלת המוניטין קבע ביהמ"ש כי אמנם אין ספק שהשם "סופר באבא" רכש מוניטין בקרב תושבי המקום, אך עם זאת אין לזקוף את המוניטין לבעלי המקום מאחר והמוניטין לא נרכש על ידם אלא על ידי החברה שהפעילה את המקום משך שנים.
סימן מסחר ונפקות רישומו
לטענת הנתבע אין תוקף לרישום סימן המסחר על ידי הבעלים מאחר ומדובר בסימן אשר אסור היה לרושמו מלכתחילה. הנתבע טען לעניין זה כי מדובר בשם גנרי שאינו כשר לרישום, בטענה זו נדון בהמשך, וכי הבעלים לא הוכיחו מוניטין בשם וככל שקיים מוניטין כזה הוא שייך לבעלי החברה ולא לחברה עצמה. ביהמ"ש פסק כי אין זה משנה אם קיים מוניטין לבעלי החברה או לה עצמה, ומכל מקום בשונה מהוכחת עוולת גניבת העין יסוד המוניטין אינו תנאי הכרחי לרישום סימן מסחר. זאת ועוד, סעיף 64 לפקודת עוולות מסחריות קובע כי עצם רישום הסימן מהווה ראיה לתוקפו ולכן טענת הנתבע כנגד רישום הסימן המסחר צריכה הייתה לעלות בהתאם לסעיף 24 לפקודה בשלב ההתנגדות. ביהמ"ש פסק שנפקות רישום הסימן ללא התנגדות התובע היא כי התהפך נטל הראיה להוכחת אי כשרותו לרישום, משמע אילו היה הנתבע מגיש התנגדותו לרשם סימני המסחר במסגרת סעיף 24 וטרם רישומו אזי היה על בעל הסימן להוכיח את התקיימות התנאים לכשרותו. משלא עשה זאת התהפך נטל הראייה וכעת על הנתבע להוכיח כי הסימן אינו עומד בתנאים הנדרשים.
סימן מסחר – כשרות לרישום
סעיף 8 לפקודת סימני המסחר קובע כי על מנת שסימן יהיה כשר לרישום עליו להיות בעל אופי מבחין בין הטובין אותם הוא מייצג לאלו של אחרים, סעיף 11 לחוק מונה רשימה של סימנים שאינם קשורים לרישום וביניהם סימנים המורכבים ממילים "גנריות" או שמתארות את הטובין. בעניין זה טען הנתבע כי המילה "באבא" היא מילה גנרית ואוניברסאלית המשמשת שפות שונות לתיאורים שונים [נזירים הינדים, סבא בערבית, סבתא בשפות הסלאביות וכו'] ולכן אין הסימן כשר לרישום מלכתחילה. ביהמ"ש המחוזי קיבל את הטענה אולם ביהמ"ש העליון הפך את ההחלטה וקבע כי מדובר במילה הכשרה לרישום. בפסה"ד פרש ביהמ"ש את ארבע הקטגוריות המשמשות לסיווג שמות מסחריים וההגנה עליהם תוך ניתוח המקרה דנן. הפסיקה מחלקת את הקטגוריות ל"שמות גנריים" – מילים אוניברסאליות השגורות בשפת היומיום עליהן אין הגנה כלל, "שמות תיאוריים" – מילים המשמשות לתיאור סוג המוצר הנמכר כמו לדוגמא "תירוש" לתיאור סוג של יין, עליהן תהיה הגנה במקרים נדירים וככל שיגבשו משמעות משנית לעוסק המבחינה אותו מאחרים, "שמות מרמזים" – אלו שמות אשר דורשים מן הצרכן מידה מסויימת של תחכום על מנת להבין את ההקשר ועליהם תהיה הגנה מוגברת, ו"שמות שרירותיים" – כמו לדוגמא "קוקה קולה" אלו שמות דימיוניים עליהם חלה הגנה מוגברת.
בעניינו קבע ביהמ"ש כי הסימן "סופר באבא" כשיר לרישום ואינו סימן גנרי או מתאר שכן לא ניתן לומר שהמילה "באבא" יכולה לתאר סופרמרקט או מרכול באיזשהו אופן. ביהמ"ש מציין כי יכול שמילה מתארת שאינה בעברית לא תהיה כשרה לרישום אולם זאת רק במקום שבו מדובר בשם המקובל לתיאור הטובין הנדונים, ולא כך הדבר בענייננו. ביהמ"ש מדגיש כי אף אם הייתה מוכחת זיקה בין המילה "באבא" בשפות שונות לעסקי הסופרמרקטים, לא הייתה לכך נפקות "בהתחשב בכך שבית העסק במקרה דנן ממוקם ברחוב ישעיהו בתל אביב, ולא בהרי טיבט או בערבות חבל הבלקן".
